As decisões quanto ao registro de uma marca são, muitas vezes passíveis de diferentes interpretações mostrou o painel “Questões controvertidas no exame de decisão de marcas”, no terceiro dia do 40º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual. O debate reuniu a juíza federal Márcia Maria Nunes de Barros, da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Enrique Diaz, da ASIPI – Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, e Pedro Alvisi, do INPI, sob a moderação do conselheiro da ABPI, Ricardo Vieira de Mello.
Em sua apresentação a juíza Márcia Nunes de Barros tratou sobre as mutações na distintividade de uma marca. Uma é o fenômeno da “generificação”, que ocorre quando uma marca, antes conhecida e famosa, por excesso de distintividade, perde a ressonância de mercado. “É como se a marca saísse do produto que designa e passasse a se confundir com o produto”, explicou a juíza.
Outra mutação é o da significação secundária ou secondary meaning e, neste caso, ocorre o contrário: o signo que antes não tinha relevância passa a ganhar distintividade e aumenta o seu espectro de proteção. “O aspecto mais importante da marca é o semiológico”, disse a juíza. Segundo a magistrada, na alegação do secondary meaning cabe ao titular da marca o ônus da prova, cuja receptividade daquela nova significação deve ser aferida junto ao público consumidor. “Muitos alegam o secondary meaning, mas não trazem nenhum tipo de prova”, disse. “Os manuais do INPI, com as suas diretrizes são parâmetros seguros para este entendimento e fico feliz que estão considerando as decisões judiciais”.
Em sua fala, Pedro Alvisi enfatizou, de fato, a importância que a diretoria de marcas da autarquia dá ao acompanhamento das ações judiciais sobre a matéria. “Trata-se de uma fonte importantíssima para o aprimoramento técnico e uma oportunidade de a diretoria apresentar aos juízes seu entendimento de determinadas questões”, disse.
O representante do INPI tratou sobre os direitos de precedência em marcas e enfatizou que, neste particular, não há dúvidas quanto aos seus requisitos, mas quanto a sua aplicação. E citou o parágrafo primeiro do Artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96): “Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito usava no País, (…) marca idêntica ou semelhante (…) terá direito de precedência ao registro”. Neste caso, segundo ele, ficaria a dúvida se este direito poderia também ser alegado após a concessão do registro alheio, com finalidade de desconstituição do direito já obtido, como fundamento de nulidade de registro.
Diaz, vice-presidente da ASIPI, deu exemplos sobre decisões controversas de exames de registro de marca feito pelo escritório de marcas e patentes mexicano. Em um dos casos, um conhecido fabricante de automóveis teve seu registro de um modelo de carro anulado porque havia um bar com o mesmo nome, apesar de o réu ter recorrido com o argumento de que o procedimento administrativo não havia sido seguido. No outro exemplo, um pedido de marca foi inicialmente negado porque a justiça mexicana considerou que a expressão marcaria ofendia a moral e os bons costumes. O titular recorreu e o tribunal reverteu a decisão. “Muitas marcas são rejeitadas porque supostamente atacam a moral e os bons costumes e muitas vezes as decisões são revertidas por que não necessariamente tem significado negativo”, disse Diaz.
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