O reconhecimento do secondary meaning (aquisição de distintividade de uma marca pelo uso), e a sua vulgarização (decorrente da perda da distintividade), precisa ser debatido no âmbito do INPI, apontaram os advogados Carlos Eduardo Neves de Carvalho e Lelio Schmidt em debate que contou ainda com a examinadora sênior de Marcas do INPI, Sílvia Rodrigues, no último dia, 20, no webinar “Secondary Meaning, Vulgarização e o INPI”. O evento foi organizado pela Comissão de Estudos de Marcas da ABPI, sob a moderação do coordenadores Alexandre Fragoso e Diana Marques Vieira de Mello.
Tanto o secondary meaning quanto a vulgarização da marca não estão previstos na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), e, por isso, também não são reconhecidos pelo INPI, explica Sílvia Rodrigues, ao acrescentar que os processos referentes a estes pedidos são avaliados pelas instâncias administrativas e pela procuradoria especializada da autarquia. Ela citou exemplos de marcas que, quando concedidas, eram “fantasiosas ou sugestivas” e passaram a ter relação com o produto ou serviço, como “brigaderia”. O INPI, acrescentou, aplica “uma certa vulgarização de marcas, dentro de certos parâmetros”, ao deferir pedidos compostos por essas marcas a mais de um titular, em reconhecimento da evolução da linguagem. “Com o fim do backlog é a hora de se discutir melhor estes assuntos”, disse a examinadora, mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e doutoranda pela Academia do INPI.
O advogado Carlos Carvalho, autor do o livro “Aquisição e perda da distintividade marcária”, mostrou que o secondary meaning e a vulgarização da marca foram incorporados no ordenamento jurídico brasileiro em virtude do Art.6 Quinquies, da Convenção da União de Paris (CUP). Segundo ele, a degeneração ou vulgarização de uma marca se caracteriza pela percepção do consumidor em identificar a marca como sinônimo do próprio produto ou serviço e mesmo pela sua utilização de forma descritiva pelos concorrentes.
Para o advogado Lelio Schmidt, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), a passagem do secondary meaning para a vulgarização é como um filme que acompanha a vida de uma marca. “No início a marca ganha distintividade e com o tempo vira um nome comum e se banaliza”, disse. “E aí cabe a pergunta, se ainda se justificaria que este registro fosse mantido, valendo-se dele o titular para litigar contra terceiros”. Como a Lei brasileira não regulamentou as duas formas, de aquisição e perda da distintividade de uma marca, acrescentou, ficou um espaço interpretativo, e as pessoas se valem dos tratados internacionais que reconhecem os dois fenômenos.
Você pode assistir a este e a vários outros webinars da ABPI no canal da associação do Youtube.
